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Une affaire piquante ?

14 décembre 2017 IP/IT

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Dans une décision du 11 octobre dernier1)CJUE, 11 octobre 2017, C-501/15 P. la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) précise deux points importants en matière de droit des marques.

La société luxembourgeoise Cactus S.A. avait formé opposition, devant la division compétente de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) (ci-après la Division d’opposition), à l’enregistrement d’une marque composée des termes « CACTUS OF PEACE » et « CACTUS DE LA PAZ », sur la base de sa marque verbale « Cactus » et de son logo comportant aussi le dessin d’une plante de cactus.

La deuxième chambre de recours de l’EUIPO2)Chambre chargée de statuer sur les recours formés contre les décisions prises en première instance par l’EUIPO (https://euipo.europa.eu/ohimportal/fr/boards-of-appeal) avait rejeté l’opposition dans son intégralité au motif d’une absence d’usage de la marque Cactus pour des services de vente au détail, relevant de la classe 35, au sens de l’arrangement de Nice3)Arrangement concernant la classification internationale de produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques..

En effet, la marque avait été déposée avant que la CJUE ne rende l’arrêt IP Translator4)CJUE, 19 juin 2012, C-307/10., requérant des déposants qu’ils précisent les produits et/ou services revendiqués. Dès lors, les marques antérieures ne comportaient pas une revendication spécifique pour les services de vente au détail, mais intégraient par contre le libellé générique de cette classe. Avant l’arrêt IP Translator et selon une décision du prédécesseur de l’EUIPO, ce libellé couvrait l’intégralité des services de classe 35 (y compris donc les services de vente au détail).

Les recours dans cette affaire ont amené la CJUE à répondre aux deux questions suivantes : les exigences énoncées dans les décisions IP Translator et Praktiker5)CJUE, 7 juillet 2005, C-418/02.s’appliquent-elles rétroactivement ? L’utilisation de l’unique élément figuratif de la marque antérieure – en l’espèce le cactus stylisé – constitue-t-elle un usage sérieux au sens de l’article 15, § 1, du règlement dit MUE6)Règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement sur la marque communautaire (le règlement modificatif), entré en vigueur le 23 mars 2016. ?

Pas d’application rétroactive des décisions IP Translator et Praktiker

 La CJUE a confirmé la décision de première instance en ce point que les jurisprudences IP Translator et Praktiker ne s’appliquent pas rétroactivement.

En ce qui concerne IP Translator, la CJUE a considéré que les principes dégagés dans cette décision ne s’appliquaient qu’aux spécifications des demandes de marques de l’UE déposées à partir de la date de cette décision, mais pas aux marques enregistrées avant.

Suivant une argumentation similaire, la CJUE a jugé que la décision Praktiker – imposant de préciser les types de produits auxquels s’appliquent les services de vente au détail (relevant de la classe 35) –  n’avait toutefois pas d’incidence sur la portée de la protection des marques déjà enregistrées à la date du jugement.

En conséquence, la Cour a confirmé que les marques de la société Cactus S.A., revendiquant le libellé générique, couvraient tous les services inclus dans cette catégorie, que ceci s’appliquait également et incluait la classe 35. En conséquence, la CJUE a constaté que l’opposant n’avait pas à préciser davantage le type de produits couverts par les services de vente au détail couverts par sa marque en classe 35.

Utilisation authentique sous une forme différente

La deuxième question portait sur la question de savoir si l’utilisation du seul élément figuratif de la marque antérieure – le cactus stylisé sans l’élément verbal « Cactus » – équivalait à un usage « sous une forme qui diffère par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif de la marque » (art. 15, § 1, a), du Règlement (CE) N° 207/20097)Règlement (CE) N°207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire.), et si donc cet usage permettait de valider la marque servant de base à l’opposition.

Dans sa décision, la CJUE réaffirme que la condition d’usage sérieux au sens de l’article 15, § 1, a), du Règlement est remplie même si seul l’élément figuratif d’une marque composite est utilisé, le caractère distinctif de cette marque n’étant pas modifié. En effet, cet article n’impose pas une conformité stricte entre la forme dans laquelle la marque est utilisée et la forme sous laquelle la marque a été enregistrée.

Pour éviter toute difficulté, il demeure souhaitable de protéger à la fois les marques en précisant et détaillant les produits et services concernés, au besoin en redéposant une nouvelle demande (ce qu’avait fait Cactus S.A. dans l’intervalle). Il est également conseillé d’utiliser la marque telle que déposée, voire, comme dans le cas présent, de déposer les nouvelles versions des logos, de façon à adapter la protection aux évolutions du marketing et des besoins commerciaux du déposant.

Olivier Laidebeur,
European trademark and design attorney

Legimag n°20 – Décembre 2017 – L’actu IP de l’Office Freylinger.

Références   [ + ]

1. CJUE, 11 octobre 2017, C-501/15 P.
2. Chambre chargée de statuer sur les recours formés contre les décisions prises en première instance par l’EUIPO (https://euipo.europa.eu/ohimportal/fr/boards-of-appeal
3. Arrangement concernant la classification internationale de produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques.
4. CJUE, 19 juin 2012, C-307/10.
5. CJUE, 7 juillet 2005, C-418/02.
6. Règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement sur la marque communautaire (le règlement modificatif), entré en vigueur le 23 mars 2016.
7. Règlement (CE) N°207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire.

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